BGH ändert Beweislast im Markenrecht: Kennt jeder Jurist das NJW-Orange?
Der Beck Verlag muss beweisen, dass juristische Fachkreise das Orange, das er seit Jahrzehnten für das Cover nutzt, der Neuen Juristischen Wochenschrift und seinem Unternehmen zuordnen. Der BGH verlagert die Beweislast im Löschungsverfahren auf den Markeninhaber.
Der größte juristische Fachverlag Deutschlands wehrt sich gegen einen Löschungsantrag betreffend die Marke für das “NJW-Orange”. Im Jahr 2009 ließ der Beck Verlag unter Verweis darauf, dass er die Farbe seit Jahrzehnten für den Heftumschlag der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW) nutze, die Farbmarke Orange als verkehrsdurchgesetzte Marke für juristische Fachzeitschriften eintragen.
Im Oktober 2015 wurde die Löschung der Marke beansprucht. Vor dem Bundespatentgericht (BPatG) allerdings obsiegte der Beck Verlag zunächst: Umsatz, Marktanteil, die Intensität der Nutzung des Orange, die geografische Verbreitung und die Dauer der Markenbenutzung sprächen dafür, dass die Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung im Sinne von § 8 Abs. 3 Markengesetz (MarkenG) durchgesetzt und damit Unterscheidungskraft erworben habe. Das stehe zwar nicht fest, die verbleibenden Zweifel gingen aber, so das BPatG unter Berufung auf die bisherige Rechtsprechung des BGH, zu Lasten der Antragstellerin im Löschungsverfahren.
Diese Entscheidung hat der u.a. für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat jetzt aufgehoben. Auch im Löschungsverfahren obliegt es nach der damit nun final geänderten Rechtsprechung des BGH generell dem Markeninhaber, die Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-) Bestand seiner Marke ergibt (BGH, Beschl. v. 22.07.2021, Az. I ZB 16/20 - NJW-Orange).
Auch enorme Bekanntheit der NJW reicht bei Farbmarke nicht
Die Bundesrichter teilen die Einschätzung des BPatG, dass die Farbmarke nicht ausnahmsweise an sich unterscheidungskräftig sei. Es sei üblich, dass Fachzeitschriften farblich gestaltet werden, einen originären Bezug zwischen dem herausgebenden Verlag und einer Farbe im Sinne einer „Hausfarbe“ stellten die Leser nicht her. Der Beck Verlag habe den Farbton aber markenmäßig verwendet und die angesprochenen Juristen erkannten das Orange, obwohl das bei bloßen Farben ohne weitere Elemente eher die Ausnahme als die Regel ist, auch als Herkunftshinweis.
Die Verkehrsdurchsetzung aber, also die Bekanntheit in weiten Teilen der angesprochenen Verkehrskreise durch bloße Benutzung der Marke, muss hohe Hürden überwinden. Das gilt besonders für Farbmarken: Ob sich eine Farbe im Verkehr als Marke durchgesetzt hat, muss in aller Regel ein Gutachten ermitteln. Das BPatG aber hatte nur Tatsachen und Indizien festgestellt, die nahelegten, dass das Orange sich als Marke im Verkehr durchgesetzt habe: Die jahrzehntelange Nutzung der Farbe sei gerichtsbekannt, das Marktsegment der adressierten Juristen klein. Die Auflage der NJW sei zum Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 2009 mit 43.000 enorm hoch gewesen, auch die Auflage von ca. 27.000 zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag im Jahr 2018 zeige - mit Blick auf die allgemeine Marktentwicklung mit vielen digitalen Angeboten - noch eine große Marktdurchdringung.
Doch allein die hohe Bekanntheit der NJW reicht dem BGH noch nicht, und ein Gutachten gab es nicht. Die Zweifel, die auch das BPatG hatte, wirken sich aber anders aus.
Weil er es kann: Der Markeninhaber muss die Verkehrsdurchsetzung beweisen
Seine bisherige Rechtsprechung gibt der Senat mit Blick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urt. v. 19.06.2014, Az. C-217/13, C-218/13 - Farbmarke Rot) auf: Die verbleibenden Zweifel gehen, anders als vom BPatG angenommen, zu Lasten des Beck Verlags als Inhaber der Marke. Die Feststellungslast dafür, dass sich ein Zeichen infolge Benutzung durchgesetzt hat, müsse auch im Anmelde- und im Löschungsverfahren - als Ausnahmen von den Eintragungshindernissen - der Anmelder tragen. Er sei es, der am besten die konkreten Handlungen darlegen könne, die zur Durchsetzung der Marke beigetragen hätten, wie etwa die Intensität, den Umfang und die Dauer ihrer Benutzung sowie den betriebenen Werbeaufwand.
Nun muss das BPatG in München erneut klären, ob das „NJW-Orange“ sich tatsächlich in Juristenkreisen als Marke für juristische Fachzeitschriften durchgesetzt hat. Der Beck-Verlag kann dazu ergänzend vortragen und ein Gutachten einholen. Es müsste zeigen, dass mehr als 50 % der deutschen Juristen das Orange der NJW und dem Beck Verlag zuordnen.